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  Cómo licenciar las innovaciones tecnológicas 

Laursen, Keld; Moreira, Solon; Reichstein, Toke; Leone, Isabella
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¿Te suena Ampex, la empresa que inventó la primera grabadora de vídeo de la historia? Seguramente no. Quedó fuera del mercado digital por licenciar su innovadora tecnología a empresas rivales como Sony, que la mejoró y la dejó obsoleta.

Es un clásico ejemplo de lo que se conoce como "efecto bumerán", cuando el licenciatario de una nueva tecnología la desarrolla hasta el punto de superar al licenciador.

Sin duda, las empresas que licencian su tecnología han de protegerse frente al riesgo de quedarse atrás. Pero, debido a la complejidad de la innovación tecnológica y la incertidumbre del mercado, es imposible cubrir todas las contingencias.

Por eso, algunas empresas incluyen en sus contratos de licencia una cláusula de reciprocidad, por la que se aseguran de que los licenciatarios compartirán con ellas cualquier mejora que introduzcan en su tecnología. Pero dicha cláusula puede hacer que el licenciatario pierda interés por desarrollar la tecnología. Por tanto, no es fácil hallar el equilibrio entre los beneficios potenciales de la licencia y la protección de la tecnología.

¿Cómo deciden las empresas si es una buena idea incluir una cláusula de reciprocidad en el contrato de licencia? Un estudio de Keid Laursen, el profesor del IESE Solon Moreira, Toke Richstein y Maria Isabella Leone publicado en Organization Science apunta dos factores determinantes: el grado de relevancia de la tecnología en el negocio de la empresa y el nivel de incertidumbre sobre su futuro.

Los autores han comprobado la relevancia de ambos factores en 397 tecnologías farmacéuticas patentadas y licenciadas. Su conclusión es que la cláusula de reciprocidad es más adecuada cuando la tecnología que se va a licenciar es central para el negocio y su futuro resulta incierto.

Los directivos que quieran rentabilizar la innovación tecnológica no solo han de ser conscientes de los riesgos y oportunidades de conceder licencias, también deben pensar en cuál es la mejor redacción de los contratos y si les conviene o no incluir provisiones como la cláusula de reciprocidad.

Cuándo incluir la cláusula de reciprocidad
Cuando la tecnología es un elemento fundamental para la creación de valor, la empresa debe protegerla y controlarla con la patente y las provisiones pertinentes en el contrato de licencia. De ese modo, podrá hacer un uso eficiente de su conocimiento y experiencia y desarrollar más innovaciones en el futuro.

Aunque la cláusula de reciprocidad reduzca los beneficios potenciales de la licencia para el licenciatario, el acceso a la tecnología puede seguir pesando más, sobre todo si es poco conocida (por ejemplo, una terapia genética innovadora licenciada por una empresa farmacéutica más tradicional).

Cuando el futuro de una tecnología es incierto --por ejemplo, si aún falta mucho para su comercialización--, la necesidad de protección también se acentúa.

En definitiva, las empresas son más dadas a incluir una cláusula de reciprocidad si la tecnología es central para su negocio y hay un cierto grado de incertidumbre.

Cuándo prescindir de la cláusula
El licenciatario también ha de proteger su rentabilidad futura en el acuerdo de licencia. Por tanto, si la tecnología está muy relacionada con patentes propias básicas para su negocio, seguramente no aceptará una cláusula de reciprocidad, pues querrá hacer uso de su experiencia y conocimiento especializado para desarrollarla. En definitiva, no querrá compartir los futuros derechos de propiedad intelectual con el licenciador.

En estos casos, al licenciador tal vez le convenga renunciar a la cláusula de reciprocidad, sobre todo si la tecnología no es central para su negocio. También la considerará innecesaria si el desarrollo que pueda hacer el licenciatario le parece predecible y de bajo riesgo.

En resumen, los contratos de licencia deben proteger la innovación y, a la vez, permitir que las dos partes maximicen sus beneficios, un equilibrio al que pueden ayudar los resultados de este estudio.

Sobre el estudio

Los autores analizaron una muestra de 397 tecnologías patentadas y licenciadas de la industria farmacéutica entre 1984 y 2004 para comprobar sus hipótesis sobre la probabilidad de incluir una cláusula de reciprocidad en los contratos de licencia.

En la investigación tuvieron en cuenta muchas variables empresariales y de mercado (como el valor de la patente y el tamaño de la compañía). Los resultados del estudio respaldaron de forma significativa todas sus hipótesis.
Artículo basado en:  Evading the Boomerang Effect: Using the Grant-Back Clause to Further Generative Appropriability from Technology Licensing Deals
Editorial:  Informs
Año:  2017
Idioma:  Inglés

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